Rozmowa z prof. Ewą Nowińską, radcą prawnym z Kancelarii Prawa Gospodarczego, Prasowego i Konkurencji, kierownikiem Zakładu Prawa Konkurencji i Środków Masowego Przekazu w Katedrze Prawa Własności Intelektualnej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego
Kancelarie prawne, w tym radców prawnych, by zaistnieć na rynku, muszą się czymś odróżniać. Logo jest pierwszym wyróżnikiem. Jak zadbać o własne interesy, żeby potem nie mieć problemów w związku z wykorzystywanym firmowym logotypem? Czy nowe regulacje w zakresie znaków towarowych, w tym dyrektywa unijna, coś zmieniły w tym zakresie?
Nowe regulacje, czyli dyrektywa i rozporządzenie unijne, w zasadzie niewiele zmieniły w ogólnych zasadach ochrony znaków towarowych czy oznaczeń indywidualizujących. Wiem, że jak radca prawny usłyszy, że posługuje się znakiem towarowym, to zaraz powie, że nie, bo on się ?tylko? indywidualizuje. Powiedzmy więc, że się indywidualizuje. Na papierze firmowym dobrze wygląda ładne logo, podobnie jak i dobrze postrzegana jest ładnie zaprojektowana strona internetowa. Logo kancelarii i wyglądu strony internetowej zwykle nie przygotowuje sam radca prawny, lecz zamawia u zewnętrznej osoby.
Zwykle u zaprzyjaźnionego plastyka albo agencji reklamowej, która zajmuje się także projektowaniem?
Tak. No i teraz wchodzimy w dwie sfery prawa własności intelektualnej, czyli w prawo autorskie i prawo własności przemysłowej. Jeżeli chodzi o prawo autorskie, to ma ono tutaj znaczenie właściwie podstawowe, ponieważ jest niezwykle mocne, w porównaniu z ochroną płynącą z prawa własności przemysłowej i zarejestrowanego znaku towarowego.
Tak więc kancelaria czy radca prawny zamawiają sobie logo czy jakieś oznaczenie indywidualizujące i jeśli przygotowany projekt zostanie zaakceptowany, to zwykle jest wystawiana faktura lub zawierana umowa-zlecenie czy umowa o dzieło, po czym korzystają z zaprojektowanego oznaczenia. Z prawnego punktu widzenia zwykle nie mają do tego odpowiednich praw. W praktyce przedsiębiorcy, a i radcowie prawni, uważają, że wynagrodzenie za opracowanie logo czy jakkolwiek by tego nie nazwano (oznaczenia czy znaku) daje im prawo do korzystania zeń zarówno w świetle prawa autorskiego, o którym przeważnie nie myślą, jak i ewentualnie prawa własności przemysłowej. Przede wszystkim nie myślą o tym, że zamówili opracowanie dzieła i dzieło to otrzymali. Wobec braku zawarcia bardzo szczególnej umowy precyzującej m.in. zasady korzystania z niego właściwie nie mają w tym zakresie żadnych praw. Mając zaś na uwadze to, że sądy krajowe bardzo łagodnie podchodzą do uznania jakiegoś efektu działalności człowieka za utwór (dzieło), to prawie ze stuprocentową pewnością można powiedzieć, że to oznaczenie indywidualizujące zostanie potraktowane w razie sporu jako utwór, co do którego prawa nie należą do zamawiającego.
Co się wtedy dzieje od strony prawnej?
Otóż dopóki nie mamy spisanej umowy o przeniesieniu prawa lub umowy licencyjnej, prawa autorskie majątkowe pozostają przy podmiocie, który zaprojektował logo czy zaprojektował naszą stronę internetową. My zaś ewentualnie na zasadzie dorozumianej licencji możemy, choć w ograniczony sposób, korzystać z takiego opracowania.
Jak nabyć prawa do firmowego oznaczenia?
Tak jak już powiedziałam ? zawrzeć umowę o przeniesieniu autorskich praw majątkowych. Nie zalecam licencji, chyba że będzie to licencja wyłączna, nieograniczona w czasie, nieograniczona terytorialnie, czyli trzeba tu sięgnąć do bardzo szczegółowych rozwiązań prawa autorskiego. Sama faktura nie wystarczy.
Jakie błędy najczęściej popełniają radcowie prawni?
Przeważnie źle skonstruowana jest umowa, ponieważ zwykle jest to umowa o opracowanie logo, a nie ma w niej mowy o prawie do korzystania z niego. Wygląda to tak, że zapłaciliśmy za to, że ktoś usiadł i wymyślił nam oznaczenie, ale już korzystać z niego nie możemy, bo umowa tego nie przewiduje. Powinna to być umowa o przeniesieniu autorskich praw majątkowych, ze wskazanymi w niej polami eksploatacji i z możliwością wykonywania praw zależnych. Gdyby bowiem po jakimś czasie dzieło przestało się nam podobać, to bez praw zależnych musielibyśmy uzyskać kolejną zgodę na wprowadzenie zmian od autora. Konieczne jest też uzyskanie od twórcy tego dzieła oświadczenia, że nie będzie wykonywał wobec nas autorskich praw osobistych.
Przyjmijmy, że zadbaliśmy już o wszystko na gruncie prawa autorskiego, a co z prawem własności przemysłowej?
Otóż nie trzeba mieć praw formalnych, aby wykorzystywać nasz znak towarowy, bo chroni go ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli z tym znakiem jesteśmy pierwsi na rynku. Dla bezpieczeństwa jednak, i tak powszechnie się przyjmuje, zgłaszamy znak do Urzędu Patentowego w celu uzyskania prawa ochronnego. Do niedawna trzeba było to robić wyłącznie przez rzecznika patentowego, jednak teraz procedura jest bardzo prosta i można to załatwić samemu. Teraz, tak na marginesie, także sam radca prawny takie znaki może zgłaszać swoim klientom do ochrony. Z chwilą uzyskania praw ochronnych uzyskujemy monopol zarobkowy i zawodowy na określony czas, który może zostać ad infinitum przedłużany.
Jak jest najlepiej od strony praktycznej sformułować tę umowę z plastykiem czy z agencją reklamową: zawrzeć wszystko w jednej umowie, czy też w dwóch? Chodzi oczywiście o to, żeby uzyskać prawo nie tylko do własnego znaku towarowego, lecz również możliwość korzystania z niego bez konieczności każdorazowego pytania autora o zgodę na jego wykorzystanie, np. na kolejnych gadżetach reklamowych?
Niezbędne jest w tym celu wskazanie pól eksploatacji, które są przykładowo wymienione w art. 50 ustawy o prawie autorskim. Dlatego warto w takiej umowie zawrzeć i inne, niewymienione w ustawie wprost, ale dla nas przydatne możliwości eksploatacyjne, w postaci np. możliwości zgłoszenia takiego znaku do Urzędu Patentowego. Co do konstrukcji umowy może to być umowa łączona, czyli jednak umowa, która w tytule będzie umową o opracowanie utworu i o korzystanie z niego. Tytuł wskazuje zatem, że w treści powinno być nie tylko zobowiązanie zleceniobiorcy do opracowania logo, lecz również powinny się w niej znajdować osobne postanowienia o przeniesieniu praw, wskazaniu pól eksploatacji i praw zależnych oraz oświadczenie o niewykonywaniu lub o sposobie wykonywania autorskich praw osobistych. Będzie to zatem jedna umowa, tyle że dość szczegółowa, dotycząca zakresu praw autorskich.
A jak zabezpieczyć się przed zarzutem skopiowania? W przypadku kancelarii prawnych nietrudno jest mieć logo zbliżone do istniejącego już na rynku?
Gwarancje tego, że opracowane dla nas logo nie narusza praw osób trzecich, musi dać plastyk czy grafik, który je opracowuje, bo inaczej się nie zabezpieczymy. Pewnym tylko zabezpieczeniem będzie postanowienie w umowie, zgodnie z którym plastyk czy grafik oświadcza, że utwór, który powstanie z tytułu realizacji umowy, nie będzie naruszał praw osób trzecich.
Jak należy doprecyzować umowę, jeśli w grę wchodzą inne znaki towarowe niż graficzne? Mogą przecież być znaki słowne, muzyczne, choć przy radcach prawnych te ostatnie raczej nie będą wchodziły w grę? Czy w tych przypadkach też należy postawić na cechy charakterystyczne odróżniające ten określony znak od innych i czy należy to zawrzeć w umowie?
Znak towarowy może być wyłącznie słownym i takim znakiem może być nazwisko. Wtedy, jeżeli czcionka napisu jest prosta, to zapewne jako utwór nie zostanie to uznane, jednak w przypadku znaków słownych z reguły radcowie prawni proszą o przygotowanie grafiki ? bardzo modne jest np. używanie słowa ?lex?. Oczywiście nie możemy go zmonopolizować, ale grafikę z użyciem tego słowa już tak. Wszystko zależy od tego, co zamawiamy. Przeważnie zamawiamy znak słowno-graficzny, ale może być on także figuratywny. W takim ujęciu znakiem może być np. zestaw kwadratów albo odpowiednio zestawiony kształt graficzny wyglądu paragrafu, nawet bez słów. Jeśli zamawiamy oznaczenie indywidualizujące i chcemy, by zawierało ono także nasze nazwisko, to oznaczenie to musi być słowno-graficzne, ale jeżeli zamawiamy oznaczenie, które chcemy wykorzystywać na papierze firmowym, to wtedy z reguły jest to grafika.
Czy to wydane niedawno przez Trybunał Sprawiedliwości UE orzeczenie dotyczące znaku towarowego w postaci czerwonej podeszwy w szpilkach może w jakimś stopniu dotyczyć naszych znaków towarowych? Pytam w kontekście oznaczeń wykorzystywanych przez radców prawnych.
Z kolorem od zawsze zarówno Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, jak i urzędy krajowe miały problem ze względu na powstający w wyniku rejestracji monopol eksploatacyjny, a kolorów przecież nie jest znów tak wiele. Dlatego w wielu orzeczeniach odmawiano ochrony dla wskazanego produktu (koloru podeszwy buta) właśnie z tego powodu. Kolor w naszych logotypach będzie zatem elementem znaku graficznego, który ma swój własny kształt, a określony kolor jest tylko jego elementem.
Na koniec jeszcze jedno pytanie: czy zarejestrowany w urzędzie patentowym znak identyfikujący daną kancelarię jest ?dożywotni? i możemy spać spokojnie?
I tak, i nie. Płaci się za tzw. okresy ochronne. I warto o tym pamiętać, bo urząd niestety nie przypomina o upływającym terminie płatności, a nieopłacenie doprowadzi do wygaszenia znaku towarowego, czyli do utraty prawa do posługiwania się nim. Oczywiście na gruncie prawa własności przemysłowej i tak cały czas mamy ochronę z ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Można także jeszcze raz ten sam znak szybko zarejestrować, aby ktoś nas nie uprzedził, albo dać sobie spokój, uważając, że wystarczy nam ochrona na mocy ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
